◎ 상표 : PES

◎ 상품류 : 6

◎ 지정상품 : 금속제 운반물탱크, 금속제 저장탱크 등

◎ 상표등록번호 : 40-0780494

당소는 위 등록상표는 출원인이 상표출원전부터 물탱크 업계에서 보통으로 사용하여 왔고, 동종업계의 종사자들도 물탱크의 재질표시로 보통으로 사용하여 왔으며, 심결시까지 재질표시로 사용하여온 자료를 제시하여 등록상표의 무효심판을 제기하였습니다.

또한, 권리범위확인심판에 대응하여 위 상표가 출원전부터 상품 출처의 구분이 가능하지 않는 식별력이 부족한 상표임에도 불구하고 등록되었고, 위 상표를 동종업계의 종사자들이 사용하는 것과 마찬가지로 재질표시로 사용하고 있는 피청구인의 상표사용은 위 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 반박하였습니다.

이에, 특허심판원은 위 상표의 출원일전에 재질표시로 사용한 자료가 불충분하다는 이유로 피청구인이 사용한 상표사용은 위 상표의 권리범위에 속한다고 하였으며, 등록무효심판청구는 이유 없다고 기각하였습니다.

피청구인은 위 두 사건 모두 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였고, 특허법원에서 주장한 주된 내용은 아래와 같습니다.

즉, 상표 “PES”는 사전상에는 동일한 문자가 등재되어 있지는 않지만, 사전 및 일반 거래계에서 사용하는 약어 “PE”와 금속의 영어 표현 “Steel”의 어두 첫음절 “S”를 결합하여 만들어진 상표이며, 약어 “PE”는 “Polyethylene(폴리에틸렌)”을 의미합니다.

상표출원인 및 동종업계의 거래자가 위 상표의 출원일 전부터 물탱크를 제작할 때, 물탱크의 패널을 폴리에틸렌과 금속의 이중구조임을 표시하기 위하여 “PE”와 “S”를 결합시킨 “PES”를 사용하였고, 이러한 상태에서 출원인이 상표로써 출원한 것입니다.

상표법 제6조 제1항 제3호에는 출원상표가 지정상품의 용도, 품질, 원재료, 효능 등의 상품의 성질을 직접적으로 표시한 상표는 상표등록을 불허하는 규정을 두고 있습니다.

당소는 위 상표가 무수히 많은 인터넷 사이트에서 폴리에틸렌과 금속을 재질로 한 물탱크를 공급하거나 광고할 때 위 상표가 재질표시로 공공연히 사용되어 왔음을 입증하였습니다.

더욱이, 이와 같이 거래계에서 재질표시로 사용하여옴에 따라 관공서에서도 물탱크의 설치 등을 발주할 때에 “PES 재질의 물탱크”로 표시하여 “PES”는 상표로써 사용된 것이 아니라 물탱크의 재질표시로 보통으로 사용되었음을 입증하였습니다.

또한, 품질경영시스템 인증기관으로부터 위 출원인 뿐만 아니라, 동종업계의 종사자들이 “PES 물탱크”를 대상 품목으로 인정받아, 위 상표는 물탱크의 원재료 및 재질 표시로 사용되었음이 입증되었습니다.

이에, 특허법원은 위 상표는 지정상품인 물탱크의 원재료(재질) 표시로 상표출원일 전부터 보통으로 사용되어 왔음에 따라 상표법 제6조 제1항 제3호에 의거 상표등록이 무효되어야 한다는 판결을 내렸으며(특허법원 2013.11.15. 선고, 2013허6929 확정판결), 피청구인이 “PES”를 사용하는 것은 식별력 없는 문자상표를 사용하는 것에 불과할 뿐이므로, 청구인의 등록상표의 권리범위에 속하는 상표사용이 아니라고 판결하였습니다(특허법원 2013.11.15. 선고, 2013허6882 확정판결).

위 판결을 종합적으로 살펴 보면, 출원인이 이미 상표 출원전부터 상표광고에서 자신이 만든 제품의 원재료, 용도, 품질, 효능 등을 광고하기 위하여 특정 문자상표를 조합하여 상표사용하다가 이를 상표출원한 경우, 해당 상표사용을 자신만이 사용한 것에 그쳤다면, 위 상표가 등록무효되기는 어려웠을 것입니다.

그러나, 위 상표는 상표출원인 뿐만 아니라, 동종업계에서도 같은 취지로 광고하기 위해 위 상표를 사용하였고, 더 나아가 공공기관이나 관공서 및 인증업체에서도 성질 표시의 문자로 사용함에 따라 상표등록이 무효화 된 것입니다.

그렇다면, 상표출원인은 상표출원을 준비할 때에 비록 문자상표가 사전에 등재되어 있지 않고, 영어알파벳이나 한글을 조합하여 상표를 만들었다고 하더라도, 상표 출원 전에 이미 거래업계에서 상품의 성질을 직접적으로 나타내는 단어로 사용되고 있다고 판단된다면, 상표등록이 무효화될 수도 있음을 인지할 필요가 있습니다.

그리고, 이러한 상표가 등록되었다 하더라도, 상표출원일 전부터 공공연히 상품의 성질을 직접 나타내는 단어로 보통으로 사용되었음을 충분히 입증 가능하다면, 등록되어서는 아니될 상표를 등록받은 권리자로부터 상표침해의 주장을 피하기 위해서라도 동종업계의 어느 누가 적극적으로 등록무효심판을 제기하여 공공의 이익을 도모할 필요도 있다고 하겠습니다.